（一）引言

长期以来，审查员和申请人及专利代理人将注意力贯注于专利权的实质性缺陷，特别是有无新颖性和创造性方面，忽略了优先权的主张能不能得到在先申请的支持。如果将新颖性和创造性的论证看做是维护专利权的“下游水质”是否清澈，那么优先权能不能成立则关系到该专利权是不是具有稳定的“水源”。只有优先权主张能够得到坚实的基础，后续的专利权才有可能维持稳定，本文拟从一个案例探讨当前优先权特别是本国优先权中存在的问题及应对之策。

（二）案情回顾

专利权人厚德食品股份有限公司（以下简称厚德公司）提出了申请号为201210535868.2，发明名称为“一种蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的装置”，申请日为2012年12月12日，公开日为2013年3月3日的发明专利申请，而后又提出了主张该在先申请的优先权，申请日为2013年06月19日，申请号为201310131560.6，发明名称为“一种蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的装置”的在后专利申请。该在后申请于2013年8月14日公开，并于2014年7月24日通过实质审查获得专利授权。

此后，本案的专利权人厚德食品股份有限公司与被疑专利侵权人大连绿雪蛋品发展有限公司（以下简称绿雪公司）陷入专利侵权诉讼，厚德公司的诉讼请求先后被北京知识产权法院（2015）京知行初字第2004号一审判决和北京市高院（2016）京行终5664号判决驳回，申请号为201310131560.6涉案专利在绿雪公司向专利复审委员会提出的专利无效程序中因相对于已经公开的在先申请201210535868.2不具有新颖性和创造性被全部无效。

其中，厚德公司和绿雪公司的争议的焦点就是上述在先申请的发明主题与涉案专利的发明主题是否一致，如果两者不发明主题一致则涉案专利的优先权不能成立，在涉案专利的申请日前已经公开的在先申请将构成涉案专利的现有技术，能够用于评价其新颖性和创造性。北京知识产权法院和北京市高院及专利复审委员会最终的态度都是，该优先权不成立。

（三）申请人主张本国优先权的原因简析

本案所涉及的在先申请与主张该在先申请的优先权的涉案专利的区别主要在于涉案专利将独立权利要求1中的原料“鸡蛋粉”扩展为“蛋粉或蛋液干物质”，将从属权利要求5中的微波处理时间由“130-150秒”扩展为“130-300秒”（申请文件及审查意见通知书和无效宣告请求审查决定书等读者可通过中国专利电子申请网等自行查阅，此处不再赘述）。

根据专利法第34条的规定，除非申请人主动请求早日公布其发明专利申请的内容，否则原则上发明专利采取满十八个月公开的原则，同时，根据中国专利电子申请网的公开记录，申请人的确在提出发明专利申请的同时提出了提前公开和同时进行实质审查的要求，可见申请人对于专利尽早授权的期望。据此分析，申请人主张本国优先权的行为实际上导致了其授权时间的延迟，这应该并非其本意。涉案发明专利于2014年7月24日获得专利授权，8月27日才办理授权登记，而陷入与该权利人的侵权诉讼之争的大连绿雪蛋品发展有限公司于同年8月11日就已经向专利复审委员会发起了对该专利申请的无效诉讼。

因此，笔者冒昧地揣测，专利权人的申请是有的放矢，期望其专利权的授权越快越好，并尽快依据获得授权的专利申请发起专利侵权诉讼，但随后意识到由于在先申请的撰写失误导致保护范围过小，难以将被疑侵权技术方案涵盖进去，而在先申请已经公开，无法撤回，直接提交新的申请则意味着该在先申请构成现有技术将严重影响在后申请的授权前景，故而采取了主张本国优先权的办法以实现合理规避该已经公开的在先申请造成的负面影响。

（四）申请人在主张本国优先权时的失误分析

申请文件的撰写的好坏直接关系到后续维权能否顺利，虽然申请人及其代理人通过主张本国优先权来规避已经公开的在先申请的思路是正确的，但其在后申请的修改过于简单粗暴，没有充分依托于现有框架，而是强行直接通过修改技术特征扩大范围，因此给后续维权带来了很多麻烦。实际上，为了避免优先权的滥用，《专利审查指南（2010）》对此已经做出了比较细致的规定，申请人依据这些规定完全可以避免优先权不成立的后果。

①   申请人未通过“多项优先权”实现“步步为营”

专利审查指南第二部分第三章第4.2.4节“本国多项优先权和本国部分优先权”列举出了享有多项本国优先权和本国部分优先权的情形，例如该节记载了如下情形“一件中国在后申请中记载了多个技术方案。例如，记载了A、B和C三个方案，它们分别在三件中国首次申请中记载过，则该中国在后申请可以要求多项优先权，即A、B、C分别以其中国首次申请的申请日为优先权日”。根据该指南上述规定，为了稳妥起见，作为申请人的厚德公司可以在涉及“鸡蛋粉”的在先申请技术方案之后，再次提出包括以“鸭蛋粉”、“鹅蛋粉”和“蛋液干物质”为原料的技术方案的第二件（或多件）发明专利申请，然后提出主张该两件（或多件）在先申请的本国多项优先权的在后专利申请。由于常见蛋类也无外乎这几种，在后申请基本上可以涵盖其可能的被侵权的范围且不会引发整个在后申请完全因此无效，区别仅在于由于多个技术方案的优先权日不同在涉及侵权诉讼赔偿问题时计算的时间点不同，经济赔偿受到一定程度的影响。

②  请人未通过在后申请的权利要求书的层次化撰写为优先权问题做好预警

《专利审查指南（2010）》第二部分第八章第4.6.2.1节“部分优先权的核实”中指出“由于对在先申请中的发明作进一步的改进或者完善，申请人在其在后申请中，可能会增加在先申请中没有的技术方案。在这种情况下，审查员在核实优先权时，不能以在后申请增加内容为理由断定优先权要求不成立，而应当对在后申请中被在先申请清楚记载过的相同主题给予优先权，即给予部分优先权。具体地说，在在后申请中，其技术方案已在在先申请中清楚记载的权利要求可以享有优先权；而其技术方案未在在先申请中记载的权利要求则不能享有优先权，应当视为是在在后申请的申请日提出的。就整个申请而言，这种情况称为部分优先权，即该申请的部分主题享有优先权，也就是说部分权利要求所限定的技术方案享有优先权”。

根据以上规定，如果厚德公司在其在后申请的说明书中存在一项从属权利要求“所述蛋粉或蛋液干物质可以为鸡蛋粉、鸭蛋粉或鹅蛋粉中的任意一种”，即使厚德公司没有提出多项优先权的主张导致“鸭蛋粉”和“鹅蛋粉”的技术方案不能享有优先权，但并不妨碍“鸡蛋粉”技术方案享有优先权。而且，由于2017年2月28日国家知识产权局第74号局令进一步放宽了对专利无效程序中对权利要求的修改限定，在后续诉讼过程中允许权利人“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围”，在无效程序中厚德公司可以依据该从属权利要求将独立权利要求1进一步限定为鸡蛋粉。然而，厚德公司的在后申请直接将原料从“鸡蛋粉”扩张为“蛋粉或蛋液干物质”，却没有对权利要求设置这样的层次结构，导致无法通过进一步修改以享有部分优先权而出现“满盘皆输”的局面。

（五）现有审查实践导致了该类情况出现的必然性

①  优先权能否成立必须借助于实质审查才能完成

《专利审查指南（2017）》第二部分第三章第4.2.1节“享有本国优先权的条件”中指出“享有本国优先权的专利申请应当满足以下条件：……（2）申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请（以下简称中国首次申请）后又向专利局提出专利申请（以下简称中国在后申请）”，并且该章第4.1.2节“相同主题的发明创造的定义”中指出“利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致”。

而根据该指南第二部分第四章第3.2.1.1节“判断方法”中指出的，审查员在确定发明所要解决的技术问题时，“首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”。由此可见，由于审查员原则上并不能直接将申请人在申请文件中自述所解决的技术问题当做该发明所要解决的技术问题，而是需要经过检索分析，因此在先申请与在后申请的发明主题是否一致只有经过实质审查才能确定。

②  实质审查程序中对优先权的成立与否所引起的重视不够

《专利审查指南（2010）》第二部分第八章第4.6.1节“需要核实优先权的情况”指出，“当检索得到的所有对比文件的公开日都早于申请人所要求的优先权日时，不必核实优先权”，这实际上在允许审查员从确保审查效率的前提下赋予了审查员核实优先权的责任，而且审查员仅仅在不出现“对比文件构成PX或PY类文件”、“任何单位或者个人在专利局的申请构成PE类文件”以及“任何单位或者个人在专利局的申请构成PE类文件”情况下时才可以免除核实优先权的义务。显而易见，目前实质审查中很少有审查员真正关注到了优先权能否成立这一问题。

另外，《专利审查指南（2010）》第二部分第八章第5.2.1.1节“修改的内容和范围”指出“申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围，是审查上述修改是否符合专利法第三十三条规定的依据，申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容，不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条规定的依据”，这进一步使得审查员对审核在后申请技术方案是否与优先权文本所记载的技术方案之间是否一致这一问题上松懈。

即，整体上来说，《专利审查指南》虽然规定了审查员对优先权能否进行核实的义务，但审查员在具体审查实践中未对该问题给予充分关注，而核实优先权能否成立是一个复杂的问题，因此，本案所涉及的问题的出现成为必然。

（六）为何直到本案优先权争议才成为焦点

虽然在先申请与在后申请之间在发明主题方面可能存在一定偏差导致优先权有可能不成立，但长期以来并没有引发问题，笔者认为主要是以下原因：

①   主张外国优先权的中国在后申请的权利人通常以在先申请文本的中文译本作为中国在后申请的文本并尽可能争取两者的一致性，以避免因翻译导致的技术理解偏差，因此外国优先权与中国在后申请之间因发明主题发生冲突的可能性很小；

②   国内申请人通常出于申请资金和程序简化上的考虑，往往争取一遍提出合适的申请文本，大多数对提出本国优先权兴趣不大，难以触发此类冲突；

③   相当一部分申请人为了避免发明专利提前公开导致的技术研发路径暴露，采取尽可能晚公开的政策，由于发明专利满十八个月的公开政策与通过巴黎公约途径进入我国的12个期限限制以及提起本国优先权的12个月期限限制，在先申请不会成为在后申请的现有技术，难以成为无效诉讼中的有效依据；

④   规定享有优先权条件的专利法第29条并不在专利法第65条第2款规定的可以用于无效诉讼的法条依据范围之内，因此通常不会构成引发侵权诉讼对方当事人的兴趣。

因此，只有当满足如下条件时，能否享有优先权才会成为争议焦点：在先申请因申请提前公开而公开于后申请的申请日之前；在先申请与在后申请之间因技术方案方面并不完全一致，有可能导致优先权不成立；在先申请与在后申请技术方案存在重合性，能够影响在后申请的新颖性和创造性评价。

因此，综上情况，大连绿雪公司于2014年8月11日（涉案专利公开日之前）针对涉案专利向专利复审委员会提出第一次专利无效时采用的申请号为201310084442.4，申请人为开封太阳金明食品有限公司的发明专利作为主要的证据，而在同年10月14日，即涉案专利公开后获知其具体内容就立即改变方向，以涉案专利的在先申请为主要证据了。

（七）北京高院判决和专利复审委员会的无效决定合法合理

①  北京高院的判决避免了本国优先权的滥用

专利审查指南第二部分第三章第4.1.3节“外国优先权的效力”中指出“此外，在优先权期间内，任何单位和个人可能会就相同主题的发明创造提出专利申请。由于优先权的效力，任何单位和个人提出的相同主题发明创造的专利申请不能被授予专利权。就是说，由于有作为优先权基础的外国首次申请的存在，使得从外国首次申请的申请日起至中国在后申请的申请日中间由任何单位和个人提出的相同主题的发明创造专利申请因失去新颖性而不能被授予专利权”，该章第4.2.3节“本国优先权的效力”规定“参照本章第4.1.3节的相应规定”。

我们已知厚德公司主张的以蛋粉或蛋液干物质为原料的“蛋制品加工方法”是具有创造性的，如果肯定北京高院认定厚德公司在先申请与在后申请保护主题不同，假设这样的场景：申请人A申请了与厚德公司实质上相同的加工步骤但原料为鸭蛋粉的蛋制品加工方法的发明专利申请，其申请日在厚德公司的涉案专利在先申请的申请日和公开日之间，由于鸡蛋粉与鸭蛋粉通常被理解为不同的技术特征，则A公司的技术方案并不存在新颖性问题，甚至有可能通过创造性审查（考虑到厚德公司的在先申请仅为抵触申请且其以蛋粉为原料的在后申请技术方案获得授权的情况而类推）。即，如果北京知识产权法院和北京高院的做法体现了对其他申请人的利益的尊重，平衡了双方利益。反之，如果北京知识产权法院和北京高院认定厚德公司的在先申请与在后申请的发明主题相同则意味着，由于A公司以鸭蛋粉为原料的技术方案将因厚德公司优先权的限制“失去新颖性而不能被授予专利权”。

因此，从笔者认为从情理上来说，北京知识产权法院和北京高院的判决合情合理。

②  专利复审委员会的无效决定没有超出法律授权范围

有人可能会持有以下观点：

《专利审查指南（2010）》第四部分第三章第3.3节“无效宣告请求范围以及理由和证据”指出“无效宣告理由仅限于专利法实施细则第六十五条第二款规定的理由，并且应当以专利法及其实施细则中有关的条、款、项作为独立的理由提出。无效宣告理由不属于专利法实施细则第六十五条第二款规定的理由的，不予受理”，而专利法第六十五条第二款规定“是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权”，而涉及外国优先权和本国优先权的享有条件的专利法第二十九条并不在其中，因此专利复审委员会的无效决定已经超出法律授权范围。

对此，笔者认为，虽然本案中牵涉到了专利法第29条，但该条款仅作为申请人优先权能否成立的依据，并没有直接构成专利权无效的理由，复审委本质上是基于专利法第22条的规定做出了无效决定，因此复审委的做法并没有问题。

（八）如何避免类似情况的造成出现

①  专利局通过培训强化审查员核实优先权的意识

《专利审查指南（2010）》实际上已经充分规定了对核实优先权的必要性，例如该指南第二部分第七章4.1节“检索现有技术中相关文献的时间界限”指出“审查员应当检索发明专利申请在中国提出申请之日以前公开的所有相同或相近技术领域的专利文献和非专利文献。这样做的好处是，审查员可以省去核实优先权是否成立的工作”，如果审查员严格执行该要求，在本案中由于优先权不能成立，则申请人厚德公司反而可以避免因撤回在先申请导致的损失。因此，笔者建议专利局除了新创性等的评价，还应对优先权的核实加强管理，引起审查员的足够重视。

②  通过审查指南的修改强化审查员和代理人对于优先权的重要意义的认识

从本文中所引用的《专利审查指南（2010）》对于优先权核实的规定来看，指南总体上规定过于温和，给审查员一种不是应当如何核实优先权，而是“如何规避优先权核实”以提高审查效率的错觉。因此笔者建议指南中的相关规定采取更加严肃的语气，例如《专利审查指南（2010）》第二部分第四章3.2.1.1节“判断方法”中的“（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”部分中进一步加入一段如下内容“在确定发明实际解决的技术问题之后，如果本申请主张了外国优先权或本国优先权，审查员应该根据所解决的技术问题进一步判断该发明要求保护的发明创造主题是否包含于优先权文件中”。

③  代理人的应加强对于《专利审查指南》的学习

很多代理人抱怨《专利审查指南》的规定不够细化，但实际上代理人所遇到的绝大多数问题都能够如本案中的优先权问题一样，在在现有框架内找到答案。正如毛泽东所云“《红楼梦》要读五遍才有发言权”，专利申请涉及申请人的切身利益，代理人切忌“想当然”、“差不多”，所有行为都必须尽可能从指南中找到依据，心中有数，了然于胸，避免“立于危墙之下”。例如，代理人应该劝说申请人审慎地对待发明专利的提前公开，避免在先申请成为现有技术而影响自身发明专利的顺利授权；尽可能将主张优先权的在后申请的权利要求书尽可能层次化，从而为利用“多项优先权”和“部分优先权”留下空间；等等。

（九）总结

虽然《专利审查指南》规定了对优先权的审查义务，但长期以来专利局将重点放在了新创性等方面，对优先权的核实重视不够，这是本案发生的重要原因；申请人及其代理人没有在《专利审查指南》所允许的合法框架内利用优先权制度以及撰写失误导致了权利的彻底丧失。对此，专利局应该加强对优先权的核实工作，强化审查员对优先权核实的重要意义的认识，同时，申请人和代理人应该坚持利用合法框架维护自身权益，谨慎对待专利申请，力求稳中求快，切勿因“急”生错，更不可寄希望“钻空子”而因小失大。